미국사업진출

미국상표(Trademark)출원

상표(Tradmark)는 사업자가 자기 상품, 제품, 브랜드 등에 대해 경쟁업체의 것과 구별하기 위해 사용하는 기호, 문자, 도형 등 따위의 일정한 표지이며, 상표등록은 상표의 문자 외에 이미지 또는 이미지를 포함한 문자를 같이 등록할 수 있습니다. 미국 특허상표청에 상표출원은 미국내 브랜드 보호를 위해서 반드시 필요한 부분이며, 특히 온라인 쇼핑몰 아마존에서 제품을 판매하고 있는 셀러들은 아마존 브랜드 레지스트리 등록( Amazon Brand Registry)을 위해서 상표등록이 필수로 요구되어 있습니다.

미국상표 출원방법

미국상표 출원방법은 크게 미국 특허상표청(USPTO)에 직접 출원하는 방법과 마드리드 국제상표등록을 통해서 출원하는 방법이 있습니다.

미국특허상표청 출원

미국특허상표청(U.S. Patent and Trademark Office, USPTO)에 직접 개별출원 진행하는 방법으로 한국을 포함한 많은 국가에서는 상표를 특허청에 출원하여 등록받게 되면 상표권의 효력이 발생되며 등록이 유지되는 한, 상표권도 유지가 되는 ‘등록주의’를 채택하고 있지만 미국에서는 특허상표청 등록 유무와 무관하게 상거래에서 상표를 ‘사용’하면 일단 상표권이 발생하고, 분쟁 시 누가 먼저 상표를 사용했느냐를 따져서 상표의 유효성을 판단하게 됩니다. 미국의 상표법은 상표를 미국 내에서 ‘사용’한 뒤에 상표를 출원하는 제도와 ‘사용’에 대한 선의의 사용 의도(bona fide intent to use)만으로 출원을 진행한 후 심사와 공고를 거친 뒤에 미국 내 사용실적을 제출하면 비로소 등록이 되는 제도를 병행하고 있습니다
즉, 미국은 대표적인 사용주의 국가로서 출원 시 아래와 같이 4가지 경우에 근거 (Filing Basis)해야 비로소 상표 등록을 받을 수 있습니다.

1. 실제사용기반( Actual Use in Commerce)
상표 출원 전 미국 내에서 상업적으로 해당 상표를 사용하고 있었을 때 본 규정에 근거하여 관련 증거자료를 제출하며 출원하여 등록을 받을 수 있습니다. 본 규정을 근거로 출원할 경우 출원일보다 앞선 실 사용일로부터 권리가 발생했음을 주장하는 것이 가능합니다.
2. 사용의도기반( Intent-to-Use in Commerce)
출원 이후 상표를 사용할 예정일 경우 근거로 할 수 있는 규정으로 등록 결정 이후 반드시 사용증거를 제출해야 합니다. 등록결정 시점에 실사용 하지 않을 경우 6개월씩 5회에 걸쳐 기간연장은 가능합니다. 따라서 본 규정으로 출원할 경우 등록결정까지의 심사기간을 고려하여 최장 36개월 내에 상표 사용을 할 계획이 있는지 사전에 확인해야 합니다.
3. 한국상표 출원기반(Home Application)
미국출원상표와 동일한 상표를 자국에서 6개월 내에 선출원 했을 경우 이를 우선권 주장하며 출원하는 방안입니다. 등록결정 이후 대한민국 상표가 등록된 사실에 대한 객관적 자료(상표등록원부 및 번역문)와 함께 제출하면 실사용 자료의 제출 의무가 면제되며 바로 등록 절차가 진행됩니다. 대한민국 상표가 등록된 후에 미국 출원 건도 등록이 가능하게 됩니다.
4. 한국상표 등록기반( Home Registration)
미국출원상표와 동일한 상표가 대한민국에서 등록된 경우에 근거로 할 수 있는 규정입니다. 상기 첫번째나 두번째와 달리 대한민국 상표가 등록된 사실에 대한 객관적 자료(상표등록원부 및 번역문)와 함께 제출하면 상기 세번째와 마찬가지로 실사용 자료의 제출 의무가 면제되므로 미국 내에서 실사용 하지 않을 경우에 등록받기 위한 방안으로서 유리한 방안입니다.

마드리드 국제상표등록(국제상표 출원제도 마드리드 시스템을 이용한 출원)

마드리드 의정서에 미국이 가입되어 있으므로 마드리드국제출원시 미국을 지정국에 포함할 경우에는 국제사무국의 국제등록부에 등재됨으로써, 미국에 출원하여 등록 받은 것과 동일한 보호를 받을 수 있습니다. 마드리드 시스템을 통해서 출원하면 기본료는 비싸지만 여러 나라를 동시에 출원할 때는 개별국가별로 출원하는 것보다 비용이 저렴합니다.
국제상표 출원제도 마드리드 시스템을 이용한 출원은 상표가 등록되는 것이 아니라 해당국가에 출원하는 과정이며 지정국에서 등록은 해당국가의 특허청 심사를 거쳐야 최종 등록이 완료됩니다. 즉, 국제 사무국에 등록을 해놓고 지정국마다 심사를 거쳐 어떤 국가는 등록이 되어서 효력이 계속유지되고 어떤 국가는 등록이 거절되면 효력을 없어지게 됩니다.

소요기간

미국 상표는 등록까지 적어도 7-8개월에서 통상 1년 가량 소요

1. 미국특허청 심사 - 6개월 소요

미 특허청에 상표를 출원하게 되면 약 6개월 후 미 특허청의 심사관이 배정됩니다. 심사관은 신청서류가 규정에 맞게 잘 작성되었는지를 검토할 뿐만 아니라 해당 상표가 미국 시장에서 사용되기 적합한지, 기존에 등록된 상표와 유사하지는 않은지 등을 판단하게 됩니다. 즉, 출원한 상표의 1차 심사 결과는 출원 후 최소 6개월이 지나야 확인이 가능합니다. 만약 심사결과에서 문제가 발견되는 경우 심사관은 해당 결과를 신청인 또는 신청대리인(변호사)에게 통지하는데, 이를 Office Action (이하 OA) 이라고 합니다. OA가 발부되는 경우 통상 6개월 안에 이에 응답을 해야하며, 응답하지 않을 경우 상표 신청은 소멸됩니다.

2. 공개 이의접수 – 30일 소요

위의 심사를 통과하게 되면 공개 이의접수(Publication) 기간을 30일간 거칩니다. 이 기간 동안 해당 상표는 미 특허청에서 매주 발행하는 Trademark Official Gazette에 공개됩니다. 이의접수 기간이 30일이라고는 하지만 미 특허청의 행정처리 기간을 고려하면, 미 특허청 심사결과 후 이의접수 진행 및 결과 처리까지 약 3개월이 소요된다고 볼 수 있습니다.

미국상표출원시 미국 대리인 고용 의무화

미국 특허상표청은 2019년 8월 3일부터 모든 외국인(법인 또는 자연인)은 반드시 미국 내 어느 주라도 변호사 면허를 소지한 대리인을 고용한 후 그 대리인을 통해서만 출원 및 관련 법적 절차를 진행할 수 있습니다. 그리고 2020년 2월 15일 이후에 출원 되는 신규 출원 건이나, 특허상표청에 제출되는 각종 대응서(위임장, 기한 연장서, 답변서, 사용선언서 등)에 대하여 출원인의 이메일 주소(한국 대리인의 이메일 주소는 수용 불가)를 반드시 기재하도록 의무화되었습니다. 기존에는 미국에 거주하지 않아도 외국에서 USPTO의 온라인출원 시스템을 통해 직접 상표출원하는 경우가 많았습니다. 미국상표출원이 급증하면서 USPTO에 제출하는 서류에 문제점이 많아지자 USPTO에서 관련 내용을 개정해서 시행되었습니다.

출원과 등록

출원(application)은 미국 특허상표청에 출원서를 작성하여 권리를 신청하는 것을 뜻하며 등록(registration)은 특허상표청의 모든 절차를 거쳐서 최종적으로 권리를 부여 받는 것을 의미합니다.

시리얼 번호 (US Serial Number)

미 특허청에 상표 출원 신청서를 접수하면 그 즉시 발부되는 번호이며, 8 자리의 숫자로 구성됩니다. 해당 번호는 변경되거나 사라지지 않기 때문에 출원된 상표는 시리얼 번호로 구분될 수 있습니다.

등록 번호 (US Registration Number)

출원한 상표가 미 특허청의 심사과정을 거쳐 최종 등록된 경우에 발부되는 번호로 7자리의 숫자로 구성됩니다. 등록번호가 있는 상표인 경우 해당 상표는 미 특허청에 등록되었거나 등록된 적이 있는 상표로 간주할 수 있습니다.
* 아마존 브랜드 레지스트리에서 요구하는 번호는 출원번호가 아니라 등록번호입니다. 즉, 미국 특허상표청에 상표가 등록된 후에야 아마존 브랜드 레지스트리를 진행할 수 있습니다.

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